Vous souhaitez savoir comment déposer sa marque en France et à l’international ? Deshoulières Avocats vous livre 6 conseils d’expert en propriété intellectuelle pour éviter les écueils les plus courants du dépôt de marque.
1. Comment savoir si l’on peut déposer sa marque ?
Avant de lancer dans un dépôt de marque, il est indispensable de se poser deux questions préalables :
1.1 Mon nom ou mon logo peut-il être déposé comme marque ?
Le principe est que tous les signes, c’est-à-dire tous les noms et les dessins, et même les sons ou les formes, peuvent être déposés comme marque. Cependant, la loi pose plusieurs principes qui déterminent comment déposer sa marque :
- la marque doit être distinctive : cela signifie que la marque doit permettre effectivement de distinguer un produit d’un autre produit similaire. Il faut s’imaginer passer dans un supermarché au rayon des lessives. Les marques de chaque produit permettent de les distinguer les uns des autres. Ces marques sont donc distinctives. En revanche, si un produit était dénommé « Lessive » ou « Lessive pour machine » ce nom ne permettrait de distinguer le produit des autres produits similaires. Ce nom serait alors descriptif et ne pourrait pas être enregistré comme marque.
- la marque doit être licite : le critère de licéité de la marque vise principalement à s’assurer qu’elle ne portera pas atteinte à l’ordre public. Par exemple, une marque dénommée « A mort la police » ne pourrait pas être enregistrée en tant que marque, car il s’agit d’un appel au meurtre contre un groupe de personnes.
L’office public en charge de l’enregistrement vérifiera si ces critères sont remplis. Si ce n’est pas le cas, l’office émettra une objection, qui fera obstacle à l’enregistrement de la marque.
1.2 Ma marque n’est-elle déjà utilisée par quelqu’un d’autre ?
Avant de déposer sa marque, il est indispensable de se demander si l’un de vos concurrents n’utilise pas déjà le même nom ou le même logo pour son activité. La vérification de la disponibilité de la marque s’appelle la « recherche d’antériorités« . Cette recherche consiste principalement à se rendre sur les différents registres publics pour vérifier s’il n’existe pas une marque, une dénomination sociale ou un nom de domaine similaire antérieur. Si la recherche révèle une antériorité, il sera alors déconseillé de procéder au dépôt de la marque ou de négocier un accord.
Cette recherche n’est pas obligatoire, car l’office en charge de l’enregistrement des marques ne vérifiera pas lui-même si la marque fait l’objet d’un usage antérieur (sauf dans certains pays spécifiques). Cependant, l’expérience montre qu’environ un tiers des recherches d’antériorités mettent en évidence des antériorités.
Les propriétaires de ces noms antérieurs, appelés « signes distinctifs » dans le jargon juridique, disposent de plusieurs voies de droit pour agir contre votre dépôt de marque :
- L’opposition de marque : le propriétaire d’une marque antérieure peut faire obstacle à l’enregistrement de votre marque en saisissant l’Inpi d’une opposition qui, en cas de succès, aboutira au rejet de l’enregistrement de votre marque.
- L’action en contrefaçon de marque : après enregistrement de votre marque, le propriétaire d’une marque antérieure peut également agir devant les tribunaux en nullité et en contrefaçon de marque. Cette procédure se déroule devant le tribunal de grande instance et aboutit, en cas de succès de votre adversaire, à une annulation de la marque et au versement d’une indemnisation à son profit.
- L’action en concurrence déloyale : après enregistrement de votre marque, le propriétaire d’une dénomination sociale ou d’un nom de domaine peut agir contre vous pour concurrence déloyale. La procédure aboutit au même résultat qu’une action en nullité et contrefaçon de marque.
2. Comment faire pour déposer une marque ?
Le dépôt d’une marque doit être réalisé auprès de l’office public national spécialement compétent pour l’enregistrement des marques. En France, cet office est l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi). Aux États-Unis, l’office s’appelle USPTO. Au niveau européen, c’est l’EUIPO qui est en charge du dépôt des marques communautaires.
La plupart des offices proposent des procédures entièrement dématérialisées pour déposer une marque. Cela signifie concrètement qu’il n’est pas nécessaire de se déplacer. Les sites web des offices proposent des formulaires en ligne de dépôt de marque qui permette de réaliser le dépôt entièrement sur le web.
Le recours à un avocat n’est pas obligatoire, sauf s’il y a plusieurs propriétaires de la marque à déposer ou si le propriétaire est situé à l’étranger. Toutefois, ces formulaires posent des questions complexes, si bien que les néophytes se trompent souvent lors du dépôt de leur marque, rendant le dépôt sans effet. Un avocat en propriété intellectuelle vous aidera à donner à votre marque toute sa valeur juridique, vous permettant d’empêcher vos concurrents d’utiliser un nom ou un logo similaire pour leur activité.
Le dépôt doit être accompagné du paiement des taxes d’enregistrement, paiement qui peut être fait en ligne ou par chèque selon que le dépôt soit ou non dématérialisé.
3. Comment déposer un nom ?
La question qui nous est le plus souvent posée est concrètement : comment déposer un nom de marque ? Dans le langage juridique, cette question revient à se demander comment déposer une marque verbale, c’est-à-dire une marque composée uniquement de chiffres et de lettres (telle que « IKEA ») ou alors une marque semi-figurative, c’est-à-dire une marque qui comprend des chiffres et des lettres, mais également un élément figuratif (tel que 
).
Le nom de la marque peut être choisi librement. Il peut s’agir de n’importe quel mot, de n’importe quelle suite de chiffres et de lettres, associée ou non à un élément figuratif. Il suffit que les principes indiqués au point 1 ci-dessus sont respectés. Vous pouvez donc laisser libre cours à votre imagination.
Il existe deux types de marques verbales :
- les marques de produits ou services : il s’agit d’un nom désignant précisément le produit ou le service commercialisé, tel que « BILLY » pour les fameuses étagères d’Ikea ;
- les marques parapluies : il s’agit de marques destinées à désigner un ensemble de produits ou de services, soit en désignant le distributeur (tel que la marque « IKEA »), soit en désignant une gamme de produits (telle que « TAILLEFINE » pour désigner des yaourts allégés distribués par Danone).
4. Comment déposer un logo ?
La loi française et les traités internationaux sur les marques permettent de déposer des logos, c’est-à-dire soit des éléments figuratifs seuls (tel que le crocodile de Lacoste : 
) ou alors un élément figuratif accompagné d’un nom (tel que le crocodile Lacoste accolé au nom de la marque : 
). Dans les deux cas, c’est l’ensemble du logo, considéré globalement, qui sera protégé par la marque.
Afin d’assurer une protection optimale des logos associés à un élément figuratif (tel que ), il est possible de déposer deux marques :
- Déposer un nom de marque seul : Il s’agit de procéder à un premier dépôt de marque visant à protéger uniquement le nom. Il est en effet possible que, sur la durée, vous décidiez de modifier votre élément figuratif (tel que sa couleur, sa taille, sa position…) ou de le supprimer complètement. Le dépôt séparé de la marque verbale pour permet de bénéficier d’une protection optimale, malgré les aléas du temps.
- Déposer un logo figuratif (sans le nom) : afin de protéger votre identité graphique, vous pouvez déposer votre élément graphique indépendamment de votre nom. Lacoste est ainsi reconnaissable soit par son nom, soit par son crocodile, soit par les deux ensembles. Il s’agit là d’une protection optimale de la marque.
5. Comment déposer une marque INPI ?
L’INPI est l’Institut national de la propriété industrielle, c’est-à-dire l’office français en charge du dépôt des marques françaises. Se demander comment déposer une marque INPI revient donc à se demander comment déposer sa marque en France.
Grâce à un effort de l’État français réalisé depuis une dizaine d’années, l’enregistrement des marques en France peut désormais se faire entièrement en ligne. L’INPI propose des formulaires sur son site web, ainsi que des modules de paiement en ligne. Il n’est pas obligatoire d’être avocat pour déposer une marque sur le site de l’INPI. Mais le recours à un avocat est conseillé en raison de la technicité du droit des marques, notamment pour déterminer la distinctivité, la licéité et la disponibilité (cf. point 1 ci-dessus), ainsi que pour réaliser un choix pertinent des produits et services visés par le dépôt de marque.
6. Comment déposer une marque à l’international ?
Le dépôt d’une marque à l’international est plus difficile à réaliser et nécessite l’intervention d’un spécialiste du domaine. Pour schématiser, les modalités de protection à l’international sont les suivantes :
- Dépôt auprès d’une institution régionale : Il existe dans le monde plusieurs institutions régionales qui permettent de déposer une marque dans plusieurs pays en une seule procédure : l’EUIPO pour l’Union européenne, l’Office Benelux pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, l’ARIPO pour l’Afrique de l’Est ou encore l’OAPI pour l’Afrique de l’Ouest. Chaque office suit ses propres règles. Il est généralement nécessaire de faire appel à un avocat local afin de déposer une marque pour les territoires concernés par ces accords régionaux.
- Dépôt auprès des offices étrangers : Il est toujours possible de procéder aux dépôts de marques directement auprès des offices étrangers. Cependant, dans la très grande majorité des cas, il est nécessaire de faire appel à un avocat local, soit parce que la loi nous y contraint, soit parce que la procédure ne peut pas être prise en charge par un avocat ne maîtrisant pas la langue locale. Il s’agit d’une très forte contrainte, car il serait nécessaire de faire appel à 50 avocats différents pour une marque ayant vocation à être protégée dans 50 pays différents. C’est la raison pour laquelle les États se sont organisés pour simplifier la protection des marques à l’international en créant un Bureau international des marques.
- Dépôt via le Bureau international des marques (système dit « de Madrid » ou de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) : Il est désormais possible de déposer une marque à l’international via le Bureau international des marques dans 104 pays membres de l’Union de Madrid, dont la plupart des pays occidentaux. La procédure est proposée en anglais, espagnol et français, ce qui rend très pratiques les démarches pour les dépôts de marque à l’international pour les avocats français.
Deshoulières Avocats vous accompagne pour déposer une marque en France et à l’international.
